MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y LEMAS COMERCIALES
José Barreda*

La Ley de Promoción Industrial 13270 de 1959 contenía normas que en ese momento eran las más modernas  del mundo en cuanto a propiedad industrial. Sin embargo, de conformidad con las políticas económicas  proteccionistas de la década de los 60 y 70, en enero de 1971 el Perú promulgó la Ley de Promoción Industrial  18350. Esta ley introdujo normas contrarias a los intereses de los inversionistas extranjeros. Así, no se otorgó  una protección satisfactoria a marcas notoriamente conocidas, el plazo de protección de las marcas se redujo a  un período de cinco años, la renovación de un registro de marca requería que el peticionario acreditara el uso de  la misma, y el cumplimiento de sus normas era bastante restrictivo. La ley de 1971 tuvo un impacto sobre las  legislaciones de otros países, incluyendo las de Argentina y México, y también la del Pacto Andino. La Decisión  85 del Pacto Andino, adoptada en junio de 1974, consagraba las políticas socialistas de la década de los 70 y  restringía la protección de la propiedad industrial. La Decisión 85 estuvo vigente durante algo más de 14 años y  fue muy difícil modificarla. En efecto, resultó más fácil modificar la Decisión 24 del Pacto Andino (que trataba  sobre Inversión Extranjera y Transferencia de Tecnología), que modificar la Decisión 85 sobre propiedad  industrial.

En diciembre de 1991, luego de la reunión que los presidentes de los países del Pacto Andino sostuvieron en la  ciudad de Barahona, la Decisión 85 fue reemplazada por la Decisión 311. La Decisión 311 tuvo una vigencia de  sólo dos meses y fue reemplazada en febrero de 1992 por la Decisión 313, denominada Régimen Común sobre  Propiedad Industrial, publicada el 14 de febrero de 1992, recientemente sustituida por la Decisión 344 que entra  en vigencia el 1 de enero de 1994 ("Decisión 344"). Con el objeto de proteger los derechos de propiedad  intelectual, se modificaron muchas de las políticas de la Decisión 85. Desafortunadamente, en vista de que esta  norma fue un compromiso negociado con otros países del Pacto Andino, fue bastante difícil incluir nuevas  normas compatibles con el tratamiento moderno de la propiedad intelectual. Debido a esta deficiencia, el Perú  promulgó su propio Decreto Ley 26017, publicado el 24 de diciembre de 1992 (la "Ley de Propiedad  Intelectual"). El 29 de octubre de 1993 se publicó en la gaceta oficial del Pacto Andino, la Decisión 344, titulada
  Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, sustituyendo así desde el 1ero de enero de 1994 a la Decisión  313. Actualmente, ambas normas se aplican en el Perú, esto es
(i) la Ley de Propiedad Intelectual; y
(ii) la Decisión 313 hasta el 31 de diciembre de 1993 y a partir de enero de 1994 entra en vigencia la Decisión  344 del Pacto Andino, la que sustituye a la Decisión 313 y, a nuestro juicio, deja sin efecto el capítulo de marcas  de la Ley de Propiedad Industrial.

El Perú forma parte de las siguientes convenciones internacionales sobre marcas de fábrica, a saber:
(i) el tratado bilateral firmado con Francia, de fecha 16 de octubre de 1896, referido a la protección de marcas  de productos y servicios, y nombres comerciales;
(ii) la Convención Panamericana de Washington de febrero de 1929, referida a la protección de marcas de  fábrica y nombres comerciales, y que ha sido ratificada por Cuba, los Estados Unidos, Guatemala, Haití,  Honduras, Nicaragua y Panamá; y
(iii) el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, que es la fuente de las Decisiones 313 y 344.

1.  MARCAS DE FABRICA
La Decisión 313 al igual que la Sustitutoria Decisión 344, permite el registro de marcas con respecto a signos  que pueden ser percibidos, que tienen un carácter distintivo, y que pueden ser representados gráficamente. Esta  definición constituye una modificación con respecto a la legislación anterior, que requería que la marca fuese  visible. En vista de ello, ahora es posible registrar un signo fonético u olfatorio como marca de fábrica o marca de  servicio, en la medida en que dicho signo esté representado gráficamente. El Artículo 89 de la Ley de Propiedad  Industrial establece que podrán constituir marca los siguientes signos o medios:
(i) las palabras reales o forjadas y las combinaciones de palabras, incluidos los nombres y apellidos;
(ii) las imágenes, figuras, signos, y logotipos;
(iii) las letras, los números y las combinaciones de los mismos;
(iv) las formas tridimensionales de objetos, entre las que se incluyen los envases, los frascos o cualquier material  envoltorio, en la medida en que no sea la forma usual del producto o su presentación; y
(v) cualquier combinación de los apartados anteriores.

La Ley de Propiedad Industrial distingue entre marcas de productos y marcas de servicios. Además distingue  entre marcas de productos y lemas y nombres comerciales, así como denominaciones de origen. Cada una de  estas condiciones está sujeta a procedimientos de registro específicos.

El Perú se ha adherido a la clasificación internacional de bienes y servicios, en virtud de la cual los productos han  sido agrupados en 34 clases, y los servicios, en 8. Un registro puede cubrir únicamente una marca y debe  limitarse a proteger los productos o servicios de una clase. Una vez que se registra una marca, la lista de  productos o servicios protegidos puede incrementarse o reducirse sin que sea necesario un nuevo registro,  mediante un procedimiento especial similar a una nueva solicitud. En caso necesario, la protección puede  limitarse a un producto o servicio específico. Más aun, en caso de conflicto, las partes en un procedimiento  podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase, pero un acuerdo de esta  naturaleza sólo será aprobado por la Oficina de Marcas en la medida en que la coexistencia no afecte  negativamente el interés de los consumidores. La Ley de Propiedad Industrial también permite el registro de  marcas derivadas. Estas marcas están definidas como signos registrados en la misma clase y para los mismos  productos que la marca principal, siempre y cuando contengan las mismas características distintivas con respecto  a los elementos principales. Una marca derivada depende de la validez de la marca principal. Si la marca  principal es transferida, la transferencia también deberá incluir a la marca derivada.

  a. Exclusiones del Registro

La Decisión 313 contiene dos normas distintas con respecto a marcas que no son materia de protección. El  artículo 72 contiene una lista de los signos que no pueden registrarse debido a que carecen de un carácter  distintivo. El artículo 73 define los signos que no pueden registrarse debido a su similitud con marcas de terceros.  Estos preceptos también aparecen en la Decisión 344.

El artículo 72 dispone que no puedan registrarse como marcas:
(i) los signos que no tengan un carácter distintivo, que no puedan ser percibidos o que no puedan ser  representados gráficamente;
(ii) los signos o términos que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o  características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(iii) los diseños funcionales o técnicos que afecten el valor intrínseco del producto o servicio;
(iv) los signos o términos que se utilicen en el comercio exclusivamente para designar la clase, la calidad, la  cantidad, el objeto, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o  informaciones de los productos o de los servicios;
(v) los términos genéricos o términos generalmente utilizados para describir el producto o servicio, o los términos  descriptivos o signos que son usual o regularmente utilizados en el comercio o negocio;
(vi) un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
(vii) los signos o términos contrarios a la ley, la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
(viii) los signos o términos que puedan engañar en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de  fabricación, la calidad, las características o el uso apropiado de los productos o servicios de que se trate;
(ix) los signos o términos que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, o una indicación geográfica nacional, susceptible a inducir a error respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o  los signos que puedan inducir a error con respecto al origen, la calidad o características de los bienes;
(x) los signos o términos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas  nacionales, siglas, o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier  organización internacional, sin permiso del Estado o de la organización internacional de que se trate (sin embargo,  dichos signos solamente podrán registrarse como marca cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo  principal);
(xi) los signos o términos utilizados para representar normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por  el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros; y
(xii) los signos que reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del Perú, o en cualquier país,  títulos-valores, u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, o especies fiscales en general.

De conformidad con el artículo 73, los siguientes signos no podrán registrarse como marcas:
(i) signos o términos que sean idénticos o se asemejen a cualquier otra marca anteriormente registrada para los  mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda  inducir al público a error;

(ii) signos o términos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las  legislaciones internas de los países miembros del Pacto Andino, siempre que pudiese inducirse al público a error;

(iii) signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que pudiera inducirse al  público a error;

(iv) signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de una  marca distintiva notoriamente conocida en el país en el que se solicita el registro, y que pertenezca a un tercero  (esta prohibición será aplicable tanto en los casos en los que el uso del signo o términos se destine a los mismos  productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se  destine a productos o servicios distintos);

(v) signos que sean tan similares a una marca notoriamente conocida que creen confusión, independientemente de  los productos, servicios o la clase para los cuales se solicita el registro;

(vi) signos o términos que consistan en el nombre, apellido, seudónimo, firma, retrato o caricatura de una persona  natural distinta del peticionario, o que sea identificado por el público como una persona distinta de éste, salvo  que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos; y

(vii) los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, y los personajes ficticios o simbólicos utilizados sin el  consentimiento del autor correspondiente.

No existen otras causales para denegar el registro de una marca y, por lo tanto, no se permiten otras objeciones  u oposiciones. La Ley de Propiedad Industrial otorga derechos de prioridad al primer peticionario quien, se  presume, actúa de buena fe. No se reconocerán derechos de prioridad cuando se demuestre mala fe, o cuando  el peticionario no tenga un interés económico legítimo en el registro.

b. Solicitud de Registro de Marca y Procedimiento de Registro
La Decisión 313 y la Ley de Propiedad Industrial y la Decisión 344 esbozan el procedimiento a seguir para el  registro de una marca. La solicitud deberá presentarse por quintuplicado ante la Oficina de Marcas, en un  formato preimpreso. La solicitud deberá indicar el nombre, la dirección y la nacionalidad del peticionario, una  descripción completa de la marca, una descripción completa de los bienes o servicios que se pretende registrar  (se puede indicar el título de la clase con una indicación general en el sentido que la solicitud comprende todos  los bienes de dicha clase), y el comprobante que acredite el pago de la tasa de presentación establecida. Una  solicitud sólo podrá comprender una marca en una clase específica, de modo que se deben presentar solicitudes  separadas para productos o servicios de clases distintas. Cuando la marca sea un diseño, se deberá adjuntar a  la solicitud un ejemplar de la marca, y cuando se reserven colores, éstos deberán mostrarse en el ejemplar. Si la  solicitud no estuviera completa, ésta no será archivada por la Oficina de Marcas y no se asignará fecha de  prioridad.

Además de la información anterior, se deberá presentar los siguientes documentos, a saber: un poder  debidamente legalizado por el consulado peruano apropiado, en caso de ser otorgado por una entidad  extranjera; una breve descripción de la marca para su publicación en el diario oficial; y, si la solicitud hubiera sido  previamente presentada por un tercero en otro país del Pacto Andino, una copia certificada y legalizada de la  solicitud. Estos documentos no necesitan ser presentados con la solicitud, pero deberán presentarse dentro de  los 30 días hábiles siguientes (con una posible prórroga de 30 días).

Luego de examinar la solicitud, la Oficina de Marcas emitirá una orden para su publicación en el diario oficial.
Una vez presentada la solicitud, no se podrá efectuar ninguna modificación con respecto al nombre del  peticionario, la descripción de la marca, o la clase. Antes de emitida la orden de publicación, se podrá modificar  la descripción de los bienes o servicios a fin de restringirlos, o sustituirlos por otros de la misma clase. Si se  presentara un pedido de corrección luego de la publicación de la solicitud, deberá publicarse nuevamente una  nueva descripción corregida de los bienes o servicios.

Cualquier persona podrá formular observación dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación.  Durante este período, la Oficina de Marcas podrá objetar la registrabilidad de la marca, amparada por  cualquiera de las razones señaladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 y, a partir del 1 de enero de  1994, en base a la Decisión 344. Este derecho existe incluso si ningún tercero formulara una observación. Si se  formulara una observación, la misma deberá ser contestada por el peticionario dentro del plazo de 30 días. Una  vez presentada la contestación, el observante podrá presentar un escrito de réplica dentro del plazo de 20 días, y  el peticionario tendrá finalmente un plazo de 20 días para presentar un escrito de dúplica. Una vez presentado  este último escrito, la Oficina de Marcas podrá emitir una resolución otorgando o rechazando el registro. Los  partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma  clase, siempre que la coexistencia no afecte negativamente el interés de los consumidores. La Oficina de Marcas  podrá aceptar o rechazar tal acuerdo.

Una vez completado el proceso de solicitud, la Oficina de Marcas emitirá un certificado de registro. El  certificado de registro constituirá prueba suficiente, a menos que se demuestre lo contrario, de que la marca tiene  un carácter distintivo y satisface los requisitos de registro. También constituye evidencia del derecho de  exclusividad.

c.  Plazos de validez
El registro de una marca es válido por un plazo de diez años, contados desde la fecha de la resolución que  otorgue el registro. La fecha de la solicitud y la fecha de emisión del certificado de registro son irrelevantes para  el plazo del registro. Un registro puede renovarse indefinidamente por plazos de diez años, siempre y cuando  satisfaga todos los requerimientos legales.

d.  Prioridades
Como regla general, no se otorga derecho de prioridad a marcas previamente registradas en un país extranjero.  La legislación peruana, sin embargo, otorga prioridad a solicitudes presentadas en otros países en caso de existir  reciprocidad. Otra de las excepciones a la regla de no prioridad se da cuando se ha presentado y aceptado una  solicitud en otro país del Pacto Andino, en cuyo caso el peticionario tiene derecho de prioridad para presentar  una solicitud de marca en el Perú por el término de seis meses contados desde la fecha de la solicitud. La fecha  efectiva de presentación de la solicitud en el otro país del Pacto Andino determinará la prioridad otorgada en el  Perú a la nueva solicitud. Aquel que presente una solicitud de marca en el Perú tiene derecho a presentar una  solicitud de marca en otro país del Pacto Andino y exigir prioridad en la fecha de presentación en el Perú,  siempre y cuando la solicitud se presente dentro de un plazo de seis meses siguientes a la fecha de presentación  en el Perú. A fin de confirmar este derecho de prioridad, la Oficina de Marcas requiere una copia certificada de  la solicitud, autorizada por la autoridad competente del Pacto Andino y legalizada por el consulado peruano  apropiado en el extranjero. La validez de la solicitud presentada en el Perú no se ve afectada por la validez de la  solicitud presentada en el extranjero. El registro puede otorgarse en el Perú, incluso si no se ha emitido una  resolución final sobre la solicitud presentada en el extranjero sobre la cual se basa el derecho de prioridad.

La Ley de Propiedad Industrial también reconoce prioridad en base al uso de una marca en una feria o  exhibición reconocida oficialmente. Aquel que hubiera exhibido bienes o servicios en una feria o exposición  oficial realizada en el Perú tiene derecho a solicitar el registro de la marca correspondiente, dentro de un plazo de  seis meses contados a partir de la fecha de la primera exhibición. La fecha de la primera exhibición será  considerada como la fecha de presentación, y los derechos de la solicitud serán retroactivos a dicha fecha. A fin  de reconocer tal prioridad, la Oficina de Marcas requerirá la presentación de un certificado emitido por la  autoridad administrativa competente de la feria, que acredite el uso de la marca en relación con un bien o servicio  en particular.

e.  Uso
Una vez registrada, una marca debe ser utilizada por el registrante dentro de los cinco años siguientes a la fecha  de registro. Aunque la Ley de Propiedad Industrial no requiere que el titular de una marca presente evidencia de  uso, el titular podría verse precisado a acreditar el uso de la marca si un tercero formulara cancelación por falta  de uso. El plazo será de 3 años a partir de la vigencia de la Decisión 344.

El artículo 98 de la Decisión 313 dispone que la Oficina de Marcas cancelará el registro de una marca a solicitud  de cualquier persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en un país del  Pacto Andino durante un período de cinco años precedentes a la fecha de la solicitud de cancelación1 y en  razón de la aprobación de la Decisión 344, el plazo queda reducido a 3 años. Para estos efectos, la Ley de  Propiedad Industrial define uso como el uso de la marca en relación con los bienes o servicios que han sido  puestos en el comercio, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la  naturaleza de los productos o servicios involucrados. La solicitud de registro de una marca de un producto que  es luego exportado fuera del Pacto Andino también se considera como evidencia de uso de la marca.

La Ley de Propiedad Industrial además estipula que el uso de una marca en forma ligeramente distinta a la  registrada no será considerado como falta de uso si la diferencia no es sustancial y se refiere a detalles o  elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca. La persona que obtenga la cancelación del registro de  una marca tendrá derecho preferente para registrar la misma marca a su nombre. La solicitud de registro deberá  presentarse dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la cancelación.

(i) Uso para la renovación. Tal como se indica anteriormente, una marca podrá renovarse cada diez años. Para  renovar el registro de una marca, la Ley de Propiedad Intelectual requiere que el peticionario demuestre el uso  de la misma en un país del Pacto Andino dentro del plazo de registro. En vista de que en el Perú el registro cubre  una clase, bastará demostrar el uso de la marca para cualquiera de los bienes o servicios incluidos en una clase  en particular a fin de satisfacer el requisito de uso y renovar el registro. Por el momento, para efectos de la  renovación del registro, bastará una declaración firmada por el titular de la marca y que acredite el uso de la  misma. A partir del 1 de enero de 1994 y por aplicación de la Decisión 344, no será necesario acreditar uso de  la marca como condición para la renovación.

El uso de la marca en una forma que no altere el carácter distintivo de la misma bastará para respaldar la  declaración jurada de uso. Sin embargo, la solicitud de renovación se deberá referir a la marca exactamente  como está registrada. El registro de la marca cuya renovación se solicita protegerá a la marca tal como está  registrada, pero no otorgará protección plena a la nueva forma de la marca a menos que se obtenga un registro  especial para dicha nueva forma. Si la marca se registra en más de una clase, el registrante deberá presentar una  declaración jurada de uso con relación a cada clase. El uso de la marca con relación a bienes o servicios de una  clase no será suficiente para respaldar una solicitud de renovación para otra clase.

(ii) Identificación. La Ley de Propiedad Intelectual establece que el término "Marca Registrada", la abreviación  "M.R." o el signo r (la letra R encerrada en un círculo) sólo pueden utilizarse con una marca registrada. Si dichos  términos o signos aparecieran junto con un nombre no registrado, un tercero podrá interponer una acción por  violación y obtener una orden solicitando el decomiso y la destrucción de los productos infractores. Los  productos fabricados en el Perú deberán mostrar el nombre y la dirección del fabricante, el número de registro  industrial, y el número de registro tributario. Con respecto a productos sujetos al reglamento sanitario (como por  ejemplo productos farmacéuticos y alimentos), el número de registro sanitario también deberá aparecer en la  etiqueta. Los productos fabricados en el exterior deberán indicar el país de origen, y el nombre, la dirección y el  número de registro tributario del importador peruano. Esta información podrá incluirse en una etiqueta adherida  al envase de los productos. Los productos extranjeros podrán venderse en el Perú con esta información en  idioma extranjero.

f.  Licencias de marca
 Las normas sobre licencias de marca están contenidas en dos reglamentos. El primero de ellos es la Decisión  291 del Pacto Andino, publicada el 4 de abril de 1991, que establece que cualquier contrato de licencia deberá  indicar con claridad el nombre de las partes contratantes, la marca u otros elementos de propiedad industrial que  sean objeto de la licencia, así las regalías asignadas a cada uno de los elementos materia de la licencia.

El contrato es válido entre las partes a partir del momento de su suscripción, pero sólo será exigible en el Perú  luego de registrarse en la Oficina de Transferencia de Tecnología, que forma parte de Indecopi. Una vez que  dicha Oficina apruebe el contrato, el licenciatario tendrá derecho de pagar las regalías estipuladas en el contrato.
El uso de la marca objeto de la licencia sin el correspondiente contrato aprobado no redundará en beneficio del  titular de la marca. Una vez que el contrato es aprobado por la Oficina de Transferencia de Tecnología, se  deberá efectuar un segundo registro ante la Oficina de Marcas para cada marca objeto de la licencia, lo cual  requiere que se presente una solicitud separada para el registro del contrato en el caso de cada marca  involucrada. La Oficina de Marcas no reconocerá el uso de la marca por parte de un licenciatario no registrado.
Esto es importante en el caso de entablarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca. El contrato  de licencia deberá efectuarse por escrito. La Oficina de Marcas requiere la presentación de una copia certificada  y legalizada del contrato en español, o una traducción oficial al español (si fuera suscrito en el exterior).

g.  Renovaciones
Las renovaciones se solicitarán durante los últimos seis meses de validez del registro de una marca, pero la Ley  de Propiedad Intelectual otorga un período de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de expiración,  para la presentación de la solicitud de renovación, sin sanción alguna. Una vez que el registro caduca, el  registrante tiene derecho a solicitar, dentro del período de gracia de seis meses, un nuevo registro de la marca  con prioridad con respecto a terceros. Durante los seis meses siguientes a la expiración del período de gracia, el  registrante podrá solicitar el registro, el cual no podrá objetarse en base a la coexistencia previa de la marca en el  registro con la marca presentada para un nuevo registro. Sin embargo, se podrán formular reparos en base a  marcas que no han coexistido en el registro con la marca presentada para un nuevo registro.

Para efectos de la renovación, se requiere evidencia de uso de la marca para bienes o servicios de una clase en  particular en cualquiera de los países del Pacto Andino. No se acepta la evidencia de uso de la marca para  bienes de otra clase. Actualmente, el requisito de renovación puede cumplirse mediante la presentación de una  declaración jurada, que puede ser firmada por un funcionario del titular de la marca o por cualquier representante  o agente con autoridad suficiente para firmar tal documento. En caso de ser emitida en el exterior, la declaración  jurada deberá ser legalizada por el consulado peruano local. Esta declaración deberá estar dirigida al jefe de la  Oficina de Marcas.

h.  Cesión
Dentro de este contexto, una cesión es un contrato mediante el cual el titular de una marca transfiere  voluntariamente los derechos de la marca a un tercero. Esta cesión no será reconocida como una transferencia  válida de título, a menos que se efectúe por escrito y se registre en la Oficina de Marcas. El acuerdo escrito  deberá indicar el nombre de las partes contratantes, incluyendo su domicilio y el país de su constitución, y el  monto de la compensación económica fijada, que es una de las condiciones para la transferencia del título. No es  necesario incluir ninguna otra condición o cláusula. Si la cesión y el nuevo titular no son registrados en forma  oficial, el acuerdo no será exigible y el nuevo titular no podrá entablar un procedimiento de oposición o una  acción por violación en contra de un infractor en el Perú.

Las marcas pueden transferirse independientemente de la naturaleza del negocio, y un negocio puede transferirse  sin incluir en la transferencia ninguna referencia a una marca en particular. Sin embargo, si con respecto a una  marca en particular, existen registros para lemas comerciales o marcas derivadas, éstos deberán transferirse junto  con el registro de marca del que dependen. Para que la cesión sea válida, se deberá publicar en el Diario Oficial  una notificación sobre el acuerdo de cesión. La Oficina de Marcas ordenará la publicación del mismo en el  Diario Oficial al momento de su registro. El único documento que se requiere para el registro es una copia del  documento de cesión, legalizado por el consulado peruano. Si el documento de cesión hubiera sido redactado en  idioma distinto al español, el acuerdo deberá ser traducido oficialmente. La Oficina de Marcas no tiene  autoridad alguna para rechazar el registro de una cesión, a menos que lo haga en cumplimiento de una orden  judicial.

i.  Cancelación
La Ley de Propiedad Industrial distingue entre cancelación, nulidad, o caducidad de un registro de marca,  aunque estos términos generalmente se confunden. Se podrá iniciar una acción de cancelación cuando la marca  no ha sido utilizada durante los cinco años precedentes, y la misma tendrá un resultado favorable si la marca no  ha sido utilizada en ningún país del Pacto Andino. Si la marca sí ha sido utilizada, la acción de cancelación será  declarada infundada. También se podrá iniciar una acción de cancelación como defensa en un procedimiento de  oposición o en una acción por violación. En tal caso, la resolución final deberá también decidir sobre la  cancelación de la marca. A partir del 1 de enero de 1994 la acción de cancelación se podrá iniciar si la marca no  ha sido usada dentro de los 3 años precedentes a la presentación del pedido de cancelación.

En todos estos casos, la carga de la prueba recae sobre el titular de la marca. Las copias de las facturas  comerciales que acrediten la venta de los bienes o servicios en una región en particular constituyen prueba  suficiente del uso de la marca. Si la marca es utilizada fuera del Perú en un país del Pacto Andino (Bolivia,  Colombia, Ecuador o Venezuela), la evidencia de uso deberá ser legalizada por el consulado peruano apropiado.
La Oficina de Marcas también podrá aceptar como evidencia válida de uso cualquier publicidad de los bienes o  servicios que aparezca en publicaciones que circulen en cualquiera de los países del Pacto Andino, siempre y  cuando la publicidad indique el lugar y domicilio de la parte que vende los bienes o servicios amparados por la  marca. El Perú debe aún aprobar el reglamento que aclara el concepto de uso para evitar una acción de  cancelación.

La Ley de Propiedad Industrial también estipula que se podrá presentar una acción de cancelación si la marca ha  perdido su carácter distintivo, esto es, si se ha tornado genérica o ya no describe los bienes o servicios que debía  identificar. Este tipo de procedimiento puede ser entablado por un tercero o por la Oficina de Marcas, pero una  marca no podrá caducar antes de que el registrante tenga la oportunidad de responder la acción. La Ley de  Propiedad Intelectual no especifica el procedimiento de una acción de cancelación, y la Oficina de Marcas  generalmente sigue los lineamientos establecidos para un procedimiento de oposición.

Finalmente, el registro podrá cancelarse a solicitud del titular de la marca. Dicha cancelación podrá ser parcial  (limitada a bienes y servicios específicos), o completa, en cuyo caso la inscripción será eliminada del registro. No  se permitirá la cancelación si los derechos hubieren sido transferidos a un tercero, como en el caso de embargos  o licenciatarios válidos.

La acción de nulidad podrá ser entablada por la parte interesada o por la Oficina de Marcas. Esta acción se  basa en el incumplimiento de las normas contenidas en la Decisión 313, Decisión 344 o en la Ley de Propiedad  Industrial (como, por ejemplo, si al momento del registro, la marca carecía de carácter distintivo, o si el registro  fue obtenido de mala fe o con engaño, o si la Oficina de Marcas lo otorgó por error). La Ley de Propiedad  Industrial establece que son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, sabía o estaba en  condición de saber que las marcas pertenecían a un tercero. Un registro también será declarado nulo si se prueba  que quien solicita el registro registra habitualmente marcas pertenecientes a terceros a fin de venderlas  nuevamente a sus verdaderos titulares y obtener una ganancia. En todos los casos, la acción para pedir la nulidad  de una marca prescribe a los diez años, contados a partir de la fecha de concesión del primer registro.

La acción de caducidad sólo podrá iniciarse por la falta de pago de las tasas correspondientes al registro. Sin  embargo, el titular podrá rehabilitar la marca cancelando el monto adeudado dentro de los seis meses siguientes a  la fecha de vencimiento de la obligación. La caducidad de un registro por la falta de pago de las tasas  correspondientes es automática, y no requiere de ninguna comunicación oficial por parte de la Oficina de  Marcas.

2.  Nombres Comerciales
Hasta diciembre de 1991, sólo se podía registrar un nombre comercial si el mismo se utilizaba en el Perú. Se  entiende por nombre comercial el nombre del establecimiento donde se vende bienes o se presta servicios, y  puede ser ya sea idéntico o distinto al nombre comercial de la entidad propietaria del establecimiento. La  Decisión 313 modificó las normas sobre nombres comerciales, y sólo una de sus disposiciones (el artículo 117)  contiene una referencia a nombres comerciales. Este artículo establece que se entenderá por nombre comercial,  el nombre, designación, denominación, o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento  comercial.

Los nombres comerciales, de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, son independientes del nombre de la  empresa. Las normas sobre registro, períodos de validez y demás normas aplicables a las marcas son  automáticamente aplicables a los nombres comerciales. Por lo tanto, los nombres comerciales pueden registrarse  sin acreditar su uso, y los registros de los nombres comerciales pueden renovarse mediante la presentación de  una declaración jurada que acredite la apertura de un establecimiento comercial con ese nombre en un país del  Pacto Andino.

La Ley de Propiedad Industrial modifica completamente las normas sobre nombres comerciales. En primer lugar,  distingue entre un nombre comercial protegido por un registro, y un nombre comercial protegido por el uso. La  Ley de Propiedad Industrial señala que el derecho a un nombre comercial se adquiere por el uso del mismo en  el Perú, y que el registro del nombre comercial es por lo tanto un derecho basado en el uso. Más aun, la Ley de  Propiedad Intelectual establece que para gozar de los derechos sobre el nombre comercial, no se requiere que  éste se encuentre previamente registrado.

Para registrar un nombre comercial, se deberá acreditar su uso en el Perú, de modo que quien desee registrar un  nombre comercial en el país deberá primero utilizar dicho nombre. Por ejemplo, la Oficina de Marcas podría  solicitar, para acreditar el uso del nombre comercial, una copia del permiso de operación otorgado al  establecimiento comercial por la municipalidad. La Oficina de Marcas también podría solicitar una copia  certificada del certificado de constitución, o de cualquier otro documento pertinente, en caso que el nombre  comercial cuyo registro se solicita sea igual al nombre corporativo.

El derecho de uso de un nombre comercial se limita al territorio donde se usa. En casos específicos, los derechos  de uso pueden extenderse a todo el país, siempre y cuando la actividad comercial amparada por el nombre  comercial sea notoriamente conocida. El derecho de uso de un nombre comercial termina con el cierre o la  liquidación del establecimiento. Un nombre comercial que esté siendo utilizado no podrá ser dado en licencia a  un tercero, y los derechos sobre dicho nombre comercial sólo podrán ser transferidos si el negocio cambia de  manos. El registro de un nombre comercial otorga derechos sobre el mismo a nivel nacional, y los derechos  sobre el nombre comercial dependen de la validez del registro y no se ven afectados por el cierre del  establecimiento identificado con dicho nombre comercial, que también podrá ser dado en licencia a un tercero.

La Ley de Propiedad Industrial del Perú fue más restrictiva que la Decisión 313 y que la Convención  Panamericana de Washington de 1929. Reconociendo esta discrepancia, la Oficina de Marcas emitió la  Resolución No. 001230-93-Indecopi/OSD, publicada el 7 de julio de 1993, reconociendo las normas de la  Convención Panamericana de 1929 y de la Decisión 313, y señalando que cualquier persona natural o jurídica  domiciliada en un país que haya ratificado la Convención de Washington de 1929, o que sea miembro del Pacto  Andino, podrá solicitar el registro de sus nombres comerciales en el Perú acreditando el uso de los mismos en el  país respectivo, con lo cual se eliminaron todas las restricciones con respecto a la protección de nombres  comerciales de propiedad extranjera en el Perú. De acuerdo con esta nueva interpretación de la Ley de  Propiedad Intelectual, la protección se extiende a entidades incorporadas o domiciliadas en los países signatarios  de las dos convenciones; esto es, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Haití, Cuba, Guatemala y los  Estados Unidos.

El registro del nombre comercial es válido por diez años. Para su renovación, se deberá acreditar el uso del  nombre comercial en el país, y el registro puede renovarse indefinidamente por períodos consecutivos.

3.  DENOMINACIONES DE ORIGEN
Hasta febrero de 1992, no existía norma alguna que protegiera las denominaciones de origen o las indicaciones  geográficas, con excepción de una norma especial que protegía las denominaciones de origen peruano. En  efecto, la única denominación protegida por esta norma era el nombre "pisco", registrado por el gobierno  peruano. La Decisión 313 no contiene norma alguna con respecto a la protección de las denominaciones de  origen, pero el artículo 72 prohíbe el registro como marca de signos que "reproduzcan o imiten una denominación  de origen protegida, ya sea nacional o extranjera, que pueda inducir a error con respecto a los productos o  servicios a los cuales se aplica, o que pueda inducir a error con respecto al origen, calidad o características de  los bienes o servicios identificados con la marca". Por lo tanto, la Decisión 313 prohíbe el registro de una  denominación de origen protegida. Desafortunadamente, no existe ninguna norma que defina el término  denominación de origen protegida, pero en la medida en que la denominación de origen está protegida en un país  del Pacto Andino, el registro de una marca similar o idéntica en el Perú será automáticamente denegado. Quien  tenga el título de una denominación de origen podrá oponerse a una solicitud de registro de una marca idéntica o  similar, no sólo con respecto a los bienes de la misma clase, sino también con relación a solicitudes presentadas  para otra clase, en caso que exista una posibilidad de error o confusión para el consumidor.

La Ley de Propiedad Industrial y la Decisión 344 regula la protección de las denominaciones de origen. Estas se  definen como el uso del nombre de una región o un lugar geográfico que sirva para designar un producto  originario de dicha región, y cuya calidad o características se ven afectadas por los factores naturales o humanos  del lugar. Cualquier persona natural o jurídica que desarrolle actividades productivas dentro del área geográfica  señalada en la solicitud, o cualquier agrupación integrada por tales personas, o cualquier autoridad de ese país  en particular, podrá presentar una solicitud para la declaratoria de denominación de origen. La Ley de Propiedad  Industrial permite, por lo tanto, el registro de denominaciones de origen, reconocidas en el Perú o en el  extranjero. Si la denominación de origen a ser registrada se encuentra en el Perú, quien solicite el registro será el  gobierno peruano. Si la solicitud se refiere a una denominación de origen extranjero, el registro se otorgará a la  parte interesada.

La solicitud deberá especificar los productos a ser identificados por las indicaciones geográficas, y deberá incluir  una descripción de las características especiales, de sus componentes y de los procesos involucrados en la  elaboración del producto, así como una delimitación clara del territorio de origen. Para usar una denominación de  origen peruana, el peticionario deberá obtener la autorización de la Oficina de Marcas. En el caso de una  denominación de origen extranjera, la Oficina de Marcas deberá registrar la autorización de uso otorgada por la  autoridad competente en el país respectivo. Las mismas normas aplicables a marcas se aplicarán a las  denominaciones de origen con respecto a asuntos relacionados con la validez del registro, cancelación, nulidad y  oposiciones.

4.  LEMAS COMERCIALES

Toda persona que emplee un lema original con características distintivas para representar bienes o servicios,  podrá obtener derechos exclusivos sobre su uso mediante el registro del lema comercial respectivo. La solicitud  de registro deberá referirse a la marca específica con respecto a la cual se utilizará dicho lema comercial. De  conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, un lema comercial sólo puede ser utilizado con relación a una  marca en particular, y el período de validez del lema comercial dependerá del período de validez de la marca con  la cual se relaciona. El registro de un lema comercial puede renovarse por períodos consecutivos de diez años,  siempre y cuando se acredite su uso. Los lemas comerciales están sujetos a las mismas normas que las marcas  con respecto a asuntos relacionados con procedimientos de oposición, cancelación y derechos obtenidos por el  registro.

5.  VIOLACION, SANCIONES Y PENALIDADES
La Decisión 313 ni la Decisión 344 regulan la violación de marcas ni las sanciones a ser impuestas contra el  infractor. Las normas sobre la acción por violación están contenidas en los artículos 173 a 185 de la Ley de  Propiedad Industrial. El artículo 173 establece que el titular de un derecho de propiedad industrial podrá  interponer una acción por violación contra quien infrinja o amenace infringir tal derecho. La acción administrativa  podrá entablarse independientemente de la acción penal o civil. Si la violación se refiere a una marca, a un  registro de lema comercial, o a un nombre comercial, la acción deberá presentarse ante la Oficina de Marcas. Al  momento de su presentación, el peticionario podrá solicitar que se emita una orden especial para detener el uso  ilegal de la marca y, específicamente, retirar los productos infractores del mercado y decomisar los productos y  el material publicitario. Eventualmente, se podría emitir una orden para detener el proceso de fabricación.

Una vez presentada la acción, el demandado tendrá 15 días hábiles para responder la acción. Vencido este  plazo, la Oficina de Marcas dictará la resolución correspondiente. El demandado tiene derecho de apelar ante el  Tribunal Administrativo del Indecopi. Si la acción es declarada infundada, el demandante será responsable de los  daños y perjuicios ocasionados al demandado, siempre y cuando se determine que el reclamo es negligente o  malicioso. El demandante podrá entablar una acción de reparación civil sólo después de haberse emitido una  resolución y que ésta haya sido apelada, o si la apelación hubiese sido declarada infundada. La acción de  reparación civil podrá entablarse dentro de un plazo de dos años contados a partir de la fecha de la resolución  final. Para determinar los daños y perjuicios, el Tribunal deberá observar las siguientes pautas: el demandante  podrá recibir una compensación calculada de la siguiente manera:
(i) los ingresos que hubiera obtenido si no se hubiera producido ninguna infracción;

(ii) los beneficios o ingresos obtenidos por el infractor como resultado de los actos cometidos por el mismo; o
(iii) las regalías que el infractor hubiera pagado bajo un contrato de licencia.

El juzgado penal considera la violación de derechos de marca como un delito penal. El artículo 225 establece  que quien reproduzca ilegalmente, ya sea total o parcialmente, un producto industrial protegido por una marca  registrada por un tercero, o imite la marca de modo tal que confunda al consumidor, o utilice una marca que imita  una marca registrada por un tercero, o venda productos protegidos por una marca que imita una marca  registrada, podrá ser sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años y el pago de una multa equivalente a  los ingresos recibidos durante un período de 60 a 360 días, e impedido de realizar negocios, ya sea directamente  o en beneficio de un tercero, durante el período establecido en la resolución. Sin embargo, la Oficina de Marcas  deberá aprobar esta acción penal. La Ley de Propiedad Industrial establece que, a fin de abrir una investigación  penal, el Juzgado deberá obtener un informe técnico de la Oficina de Marcas, que describa los puntos incluidos  en la acción. Sin este informe técnico, no se podrá abrir investigación penal alguna.
* El autor es socio del Estudio Barreda Moller en Lima, donde se especializa en asuntos de derecho de  propiedad intelectual. Obtuvo el título de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y un master en  Derecho Comparado en la Universidad de Nueva York, EE.UU. Es presidente de la Asociación Interamericana  de Propiedad Industrial, ASIPI.
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